日报标题:现有技术都得知道,但不能有创造能力,这是什么职业?
看题主的问题,提到专业背景和创造性,应该主要是指发明专利的实质审查,作为一名实审员,忍不住要说两句,前面有人从专利法和审查直男(-_-|||)的角度回答了,但是从题主的问题来看,题主应该是不大了解专利审查制度的,我就从实际操作的角度来通俗的回答一下,作为普及,业内人士见笑了……
1. 关于审查员的实际从业经历。
目前,国家知识产权局专利局招聘发明专利实质审查员(下称实审员)只面向理工科背景的同学。在 03 年之前,专利局招的实审员不少是具有从业经历的,比如我的前处长就是首钢过来的,很多前局长级的人物多是 1980 年建局之初从各研究所选出的人才送到德国学习专利制度的。在 03 - 09 年间,专利局大规模扩充实审员,其中绝大部分是应届毕业生,硕士在其中占多数,也有少量博士,主要是为了解决案件积压和申请量快速增长问题。09 年之后,由于十一五计划的名额用完了,每年只能靠自然淘汰空出的二、三十个名额招聘实审员,这几年均是要求有两年基层工作经验的。虽然很多审查员没有实际从业经历,但专利局每年都会有很多的实践、调研机会,可以和企业面对面沟通,可以作为补充吧。
顺便扩展一下,实审中,有个很重要的概念叫“所属技术领域的技术人员”,简称“本领域技术人员”,定义为:
“是指一种假设的'人',假定他知晓申请日或优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,但他不具有创造能力”。
世界上没有人能成为这个人,但实审员在自有知识基础上,可以通过检索等手段无限的接近这个人。据此,有从业背景的审查员,在审查中的优势在于,可能会对“常规实验手段”的理解更到位,他们会更了解实现一个技术方案在实践操作中的难度有多大,而应届生审查员则更容易滥用“常规实验手段”,从而变成了有创造能力的技术人员,拔高了创造性标准,对申请人不利……
2. 专利的独创性如何甄别。
题主在标题里说“创造性”,在内容里说“独创性”,估计可能是分不清吧。
专利法第二十二条第一款(下称 A22.1,其它条款格式类推)规定,授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。
其中,实用性与本题关系不大,暂且不表。
关于新颖性和创造性的评价,就是实审员的主要工作,其中检索就是主要内容。实审员入职培训 5 个月,检索是很重要的一部分。通过在中外专利文献、各种期刊、教科书、互联网等渠道的检索,筛选出相关的对比文件,用于评价新颖性和创造性。
(1) 对于新颖性
A22.2 规定,新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术,也没有任何单位或者个人就同样的发明创造或使用新型在申请日以前向专利局提出过申请,并记载在申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文献中。
通俗地说,新颖性只能用一篇对比文件来公开本申请的权利要求中的所有内容,而不能用两篇或更多的对比文件或加公知常识。所以,新颖性是一个“是”和“非”的问题,没有可以讨论的余地,因此审查员在实际的审查中对新颖性的使用是很慎重的,因为犯了错没法争辩。
(2)对于创造性
A22.3 规定,是指与现有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。
通俗地说,这就可以在对比文件 1 的基础上去结合另一篇对比文件 2 或本领域的公知常识来评价创造性。
举个例子,本申请要求保护一种有腿的圆角方桌,对比文件 1 公开了方桌,对比文件 2 公开了圆角的桌子,那么对 1 结合对 2 就可以得到圆角方桌,而对与有腿,这个谁都知道桌子有腿嘛,公知常识啦。于是对 1+ 对 2+ 公知就评价了创造性。
可见,创造性是有争辩余地的,一般争辩集中于两点:a.对比文件之间的结合是否有启示;b.公知常识的使用是否合适。因此实审员更喜欢用创造性来评价,这样就算犯了错也可以有争辩的余地。
3. claim 的合理性。
不大明白题主的“合理性”如何解释。上述的新颖性和创造性应该算主要的“合理性”吧。
除此之外,
A26.4 规定,权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要的限定权利要求的保护范围。
“以说明书为依据”,简单的说就是权利要求的方案必须是能够从说明书中得出或概括得出的,不能是说明书中没有的或概括的太上位;
“清楚”比较容易理解,就是保护范围清楚,比如“尤其是”、“厚”、“薄”、“约”、“等”之类口语中常用的词在权利要求中都会导致不清楚;
“简要”很简单,也不常指,就不说了。
以上几点就是实质审查中最常用,除此之外,还有撰写方面的形式要求。
4. 有没有错误的专利被通过。
但凡是人做的工作,总会有出错。专利局每件案子结案是都要经历互检、处室检查,同时还有一定概率被抽中质检,这样已经大大减小了出错的概率。虽然没查到具体的数据,但所占比例应该还是不大的。
但如果有的案子还是漏网之鱼被错误的授权了,那么,还是有补救机会的。如果是专利申请人发现自己申请的专利授权文本有问题,可以申请更正,像我这种粗心的审查员,至今结了约 300 件案子,目前刚接到第二个要求更正错误的案件,所以相信由此产生的授权问题比例是很低的;如果是第三方发现审查员检索不力漏了对比文件,或者是因为其他问题,把不该授权的专利授权了,可以向专利复审委员会提起宣告无效请求,把这个专利无效掉,如果复审委不同意你的意见,没有无效掉,你还有向北京市一中院提诉讼的机会。
在 iPad 上一个一个字码的,希望业内人士指正。
看到上面的审查猿基本上都是发明审查猿,并不了解外观设计专利的审查。在这里对外观设计专利的审查做一些补充。
目前的外观设计专利审查是初步审查制,包括两个部分,分别是:
1.形式审查,包括表格是否符合规定,视图是否符合规定,简要说明是否符合规定的形式上的要求。
2.明显实质性缺陷的审查,主要是审查专利法二条四款,二十三条一款的规定,二十七条,九条,五条等方面的实质缺陷。说白了就是看是不是属于可以保护的内容,是不是新的设计。那么审查员如何判断是否是新设计呢?一方面外观设计是分领域审查,所以审查员通常对所在领域的设计是非常熟悉的,例如汽车设计领域,那么各大厂商的车型审查员都是非常熟悉的。如果是明显不属于新设计,那么是会被发现的。另一方面,在 2014 年《专利审查指南》修改之后,外观设计审查员可以主动检索,如果觉得有嫌疑,那么会主动检索一下。第三方面,目前有智能审查系统,会用电脑在数据库里先跑一边,如果有完全一样的申请,也有一定的可能性会被推送给审查员。
另外,对于外观设计专利而言,初步审查并不涉及“创造性”(中国专利法并没有对外观设计采用创造性概念,而是近似创造性,二十三条二款),只涉及明显“新颖性”(中国专利法并没有对外观设计采用创造性概念,而是近似创造性,二十三条一款)。
但是局里目前外观设计审查部也负责“外观设计专利权评价报告”的审查。"专利权评价报告"的审查需要检索,并根据检索的结论对专利权的“新颖性”和“创造性”等专利性进行审查。这个部分的审查和发明的实质审查是非常像的,而且一个案子检索的工作量非常大。
也简单介绍一下“外观设计专利权评价报告”(请注意,不是检索报告),评价报告是中国的一个非常有用的制度。前面说到外观设计专利在授权前并不像发明那样做实质审查,而是做包括可形式审查和明显实质性缺陷的审查的初步审查。这是考虑到设计创新的迭代快,所以不能像发明专利一样一审一两年。要不然产品都上市了专利还没拿到手。因此采用初步审查制度来适应产业的需求。这样可以较快授权,而在专利权要告别人侵权时,法院,海关,地方知识产权局等机构可以要求专利权人向国知局请求做专利权评价报告,那么这个时候,国知局会对这个专利的专利权是否稳定通过检索做出评价,这类似于“实质审查后置”,这样,既能兼顾产业对设计创新较快拿到证书的要求,又能对专利权稳定性做出评价,又能节约成本。
说白了,发明是不管这个发明申请到底有没有用,都先实质审查一遍,比较耗费成本。而外观设计是基本符合要求就先授权,在外观设计要发挥作用之前,再详细评价专利稳定性,这样可以节约成本。